[美国&加拿大] 浅谈入行专利法（作者 ironny） [复制链接]

duijinxiaozi
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电梯直达

楼主

发表于 2010-3-17 06:50:13 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 duijinxiaozi 于 2010-3-17 07:04 编辑

序言：

衷心感谢本文作者ironny ，同意我转载这篇牛文到寄托家园 “法律专版”！
使众多对IP Law感兴趣的同学，受益良多。

正文：

&& 关于patent law
patent law是Intellectual property law里的一支，不过基本上90%的IP work是有关
patent的，所以很多时候大家也把IP law和patent law等同起来讲。Patent Law大致又
分成两块内容，第一是patent procurement，包括撰写专利以及之后的prosecution，
也就是整个帮助客户获得专利的过程，第二是patent litigation，获得专利是为了
enforce它，也就是说在发现别人侵权的时候能过通过法律途径获得赔偿，当然同时，
如果侵权了别人的专利，也会被告，从而要辩护以证明没有侵权。无论是告人还是被告
，都需要律师的legal service来赢取诉讼。在这两块内容之间，还有一些opinion和
counseling的工作，更像是法律咨询，比如帮助客户规划一个好的patent portfolio，
比如帮客户评估专利是否被侵权从而决定是否要提起上诉，或者评估客户的产品是否侵
权别人的专利，比如评估是否有可能使得对方专利无效等等。另外，在general
practice （GP）firm里也常常有和别的legal领域相关的IP work，比如在M&A的
transaction work中可能需要评估patent portfolio作为due diligence的一部分。

&& 关于IP firm
一般做IP相关的service的firm有两种，一种是只做IP的，一般叫IP boutique，相对来
说规模比较小一些，但现在也有做得很大的，比如Finnegan，Fish之类的几家都很大，
大的boutique一般work的mix就比较好，上面说的三个方面都会做，也通常有大量的
litigation work。当然也有很小的boutique，几个人，这样的firm一般制作
procurement work或甚至prosecution work。有的小boutique的business model甚至就
是把国外的专利拿到美国来file一下，prosecute一下。

另外一种是上面提到的GP，GP有很多practice领域，IP可能是其中的一个practice。GP
的好处是出了IP，你可能还能接触别的工作，而且GP里IP litigation的比例会比较大
，但缺点是相对来说不够专。至于boutique和GP哪个好，就是仁者见仁，智者见智了，
和你的性格和生活方式都有很大关系。个人意见是只要work mix好，机会多，那么都值
得去，不是很推荐去那种只做PCT patent prosecution的firm。

&& 关于patent attorney
如同医生一样，律师们在法学院是什么法都学的，从业之后也可以做general practice
的律师或者某个法的专业律师。Patent attorney属于比较专业的律师，就如同皮肤科
医生是比较专业的医生一样。

要成为patent attorney一般需要两个条件，第一你要是attorney，也就是说你要过
state bar，成为从业律师。一般来讲要有资格take state bar就要去上法学院获得JD
学位，当然有些州也允许LLM考bar。第二个条件是要register with USPTO，也就是说
要通过USPTO主持的patent bar考试，成为registered attorney。而要有资格take
patent bar就必须有science或者engineering的背景，对alien来说当然还要满足身份
条件。详细请查询USPTO OED。具备了这两个条件才能被称为patent attorney，所以这
也是为什么大家说patent attorney的barrier是比较高的，如果你既有技术背景又有律
师资格，那么你在就业市场的位置就很好，从近几年的情况看，patent attorney一直
是供不应求。

如果只具备一个条件怎么办？如果你过了state bar，是attorney，但没有技术背景，
并不是说你就不能做IP law了，IP里面的copyright和trademark是不需要技术背景的，
其次，patent litigation也不一定要求是patent attorney才能做，但个人认为要做
patent litigation，还是有技术背景比较好，否则发展上有瓶颈。没有技术背景可惜
就不能做procurement work了。

反过来这里多数的人可能关心的是有技术背景而没有法律背景的情况。如果你过了
patent bar但是不是律师，那么你是patent agent（如果你没有绿卡或不是公民，那么
你不是agent，只能说agent类似），可以做patent prosecution的工作，和USPTO打交
道。patent agent是可以作为终身职业的，只不过patent agent不是在practice
patent law，因为不是律师，所以不能给法律意见，也不能代理法律相关事务。这也是
为什么大家通常说agent的职业发展可能会有限制。但其实agent的life很好，所以如果
你年纪比较大了，不想去读法学院考state bar做attorney了，也不妨考虑一直做agent。

澄清几个误区：state bar和patent bar其实是毫不相干的，不是彼此的前提条件，也
就是说你要考state bar不需要你先take patent bar，反之，考patent bar不需要你去
读法学院，更不需要你去考state bar。只有在你想成为patent attorney的时候，你才
需要both。

&& 关于理工科转行专利法

1. 关于转行
首先插一点我对所谓“转行”的想法。转行是一个很大的决定，所以最好不要轻率的做
决定，要有理由justify自己的决定，只有这样的决定才能够以后不后悔，也能在遇到
困难的时候撑下去。转行不要看人家转，你也转，你转了也不知道为什么转。同时，最
好不要只为了“钱”途转行，做不喜欢做的事情，拿再高工资也会失落的。记住一句话
，DO WHAT MAKES YOU HAPPY。

其实理工科背景去做法律，严格讲也不能叫转行，因为美国学法律的本科也是学什么都
有的。尤其是专利法，本身就要求技术背景加法律背景，所以理工科的背景仍然是有用
的，都不能说叫转。只不过做法律，对于大多数中国的理工科学生来说，不是一个
typical career path而已。That said，虽然不算怎么“转”，你的生活道路从此还是
很不同了，因为之后你需要付出很大努力进一步的深造，同时，你的work experience
也和工程师，研究员们很不一样了。

2. 什么样的人适合转
专利法从内容上讲并不是很难，大家在美国都能拿到硕士博士学位，从智力上讲，学法
律应该都没有问题。然而每一个行业都有自己的skill set，也有自己的mind set，最
重要的是是否适合自己。

做专利法比较重要的几个素质是：（1）time management，在律师事务所工作和做
engineer最大的区别是律师是按工作小时收费的，所以有billable hour的概念，你在
公司上一天班，如果没事做，那么就和没去工作一样，如果你做事效率低，那么上一天
班，只能算你半天，而一年你必须完成一定数额的billable hour（1600-2100小时不等
），做得慢，或者没活做，这个career就没法走下去了。同时，每天通常要在好几个
case间切换，所以一定要能够有平行处理事情的能力。每个case都有budget，所以要注
意不能花太多时间，而同时要严格保证质量，速度和质量本来就是一对矛盾，而处理好
这对矛盾，是做律师最重要的。这点，和做engineer，做researcher都很不一样，做技
术通常没有时间限制，而且某天效率不高，过去也就过去了，没有需要补回来的概念。
所以，不喜欢同时做好几件事的人，不喜欢严格按照进度计划的人，做事快了就要出错
的人，都不适合做patent law。

（2）communication，做法律的交流能力很重要，对于专利法来说更加重要，why？专
利法是技术和法律的结合，所以注定了你交流的对象里将有技术专家也有法律专家，通
常你要在和inventor交流的时候听上去像个技术专家，用技术的术语，工程师的思维，
同时还要能够用浅显和准确的语言告诉inventor一些法律常识，你要在和partner，
client counsel，judge等交流的时候听上去像个律师，用准确的法律语言，严密的
argument，然后同时还要用容易明白的方法向他们解释技术。专利律师做得好，就要你
的这两种交流对象都觉得你professional并容易交流。当然，两者相比，更重要的是后
者（在career的前期可能前者会重要一些），毕竟patent law重点还是law，所以对技
术能力的要求在于能够准确而快速的理解复杂技术，并能够准确而浅显的表达技术。所
以，如果你做个实验编个程序很强，但presentation的能力却一般，那么你可能不适合
做patent law。

当然对于外国人来说，英语能力肯定是交流能力的一部分，没有语言做载体，任何表达
都很难有效。这里的表达包括口语和写作两部分，几乎同等的重要。虽然law firm理解
如果你不是native speaker，会有少许口音，但基本上对语言的要求也是近native
speaker的程度。所以，如果你英语能力如果经常受到表扬，尤其是你的presentation
很强，那么你不妨可以试试做法律。

（3）learning ability，每个人都有learning curve，从不会到会都有一个过程，关
键在于这个过程的长短。通常多数想“转行”的人都是没有经验的，所以大家比拼的是
学习的潜质。firm和firm不同，有些可能会有些training，有些则基本上就是直接扔
case给你，边做边学，他们知道你不懂，所以一开始几个做的慢点差点都没有关系，但
有点肯定的是，你的第五个case一定要比第一个有明显进步，基本上6个月之后，他们
就expect你无师自通，基本能够跟上average的速度，一年之后，就不希望你做事over-
budget了。同时，在律师事务所里，要求的都是通才，也就是说，如果你是biology的
phd，firm就assume你和bio沾边的什么都懂，什么pharm，medical device，之类的，
其实做技术的都知道，隔行如隔山，说是EE，做semicon的和做signal processing的相
差十万八千里。然而在law firm，不懂永远不是借口，因为聪明人suppose是随时随地
可以学任何东西的，所以学习能力特别重要，在律所，还有一个附加压力是你不但要学
，而且要学的快，这个其实是很有挑战性的。所以，比较ideal的是哪怕你是PHD也最好
不是只懂你那一小块东西，你选课的时候有广泛的涉略，同时对技术又有很好的基本理
解。

大家通常说在律所工作压力很大，其实说到压力，并不是那种学校老板们成天逼你干活
的压力，压力主要来自于不能完全具有上面说的三种能力，如果能够走在时间的前面，
那么在律所工作其实不是很有压力，你愿意什么时候工作，愿意在哪里工作，相对都是
很自由的，你晚来早走，take vacation也不需要和谁请假，要谁批准，只要你能够保
质保量完成工作就可以了。

另外，专利法的性质决定了你要用both sides of the brain，所以最好一个人文理都
比较强，做起事来才会能文能武，以后上法学院也会得心应手。如果你是文理比较平衡
的人，那么法律对你也许是一个很好选择。

3. 转法律的途径
如果你对照上面三点，觉得说的就是你，那么不妨把专利法作为你的职业选择的一个部
分来考虑一下。理工科“转”专利法，假设你有理工科的BS/MS/PHD，那么转行大致有
以下途径：
（1）申请法学院，拿到JD，然后毕业做专利律师
基本程序：考LSAT，申请，搞到贷款（或者奖学金），毕业，考state bar，中间某个
时间也可以考patent bar，然后申请律所工作。
好处：法学院是通科教育，你可以以后利用你的技术背景做专利法，也可以做任何另外
一种法律。
缺点：投资大，风险比较大，法学院一般学费4w一年，加上生活费，加上你损失的可能
的工资，是一笔很大开支，你是否保证以后能够有好工作pay off？
注意：如果你要走这条路，尽量上好学校，传统说法是尽量进T14（进T14是相当难的，
law版友前辈专门做过统计）。另外，尽量争取好成绩。

（2）利用技术背景先申请律所工作，然后由上法学院
基本程序：申请technical specialist或scientific advisor之类的职位，考patent
bar，考LSAT，申请法学院，上法学院同时保持工作。
好处：风险比较小，虽然时间投入也很大，但基本没有debt，ideal情况是学费报销之
外同时又有固定收入，而且基本有associate工作保障，不愁到时候毕业没有工作。另
外，一直在积累工作经验。
缺点：累；申请学校只能在工作所在城市，通常没法进T14.
注意：如果你要走这条路，尽量去大firm。其实只有一小部分firm出法学院学费的，而
且这里头又只有寥寥几个不需要你毕业后的obligation。

（3）技术背景+patent bar，申请律所
基本程序：考patent bar，成为patent agent，然后申请律所工作，然后上法学院
这个基本上是（2）的衍生，因为直接没有任何经验和credential去申请law firm工作
是很难得，竞争非常激烈，所以可以考虑先考了patent bar，来证明自己的commitment
和credential。但是如果你没有绿卡或者公民身份，此路不通。

（4）保持现有技术工作，part-time上法学院
这个是（1）的衍生，如果你有工作，那么可以申请当地的part-time上学，同时保持工
作有收入，而且有些公司还有continued education benefit，可以报销全部或者部分
学费。这也是一个可以一试的途径。
缺点：很难上好学校；累；找工作仍然没有保障（因为学校一般，更有risk）。

后记：

再次感谢本文作者ironny ，敬向她致谢！

Intellectual, Law, patent, property